Adriano Nedel dos Santos*
O custo para uma marca ser registrada é irrisório se comparado ao fato de ter que cessar o seu uso e ter que arcar com os custos de alteração de nome, título de estabelecimento, materiais publicitários, produtos e serviços. Além disso, pode haver a incidência de indenizações significativas a título de danos morais. Inclusive, em matéria de direito marcário, o dano moral é presumido (IN RE IPSA), conforme entendimento pacífico dos Tribunais brasileiros, ou seja, basta que se comprove a utilização indevida de sinal que conflite com a marca registrada.
É preciso alertar o leitor de que a marca não precisa estar registrada para gozar de certa proteção. A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) garante proteção às marcas não registradas, desde que detenham notoriedade em seu ramo de atuação ou o seu titular a use com anterioridade ao pedido de registro de terceiro. Contudo, mesmo as marcas notórias podem sofrer um revés considerável e, além de ter que conviver com outras com o mesmo nome ou similar, podem ser instadas a deixar de usar o nome.
Uma empresa “A” utiliza uma marca há 30 anos, contudo, sempre considerou “irrelevante” o registro da mesma, entendendo o registro como uma “perda de dinheiro” e um terceiro registra a mesma marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A empresa “A” pode fazer alguma coisa a respeito? A resposta é: depende!
Para anular o registro de uma marca junto ao INPI é necessário abrir processo administrativo de nulidade com o prazo 180 dias da data da concessão do registro, ou seja, o prazo é exíguo e provavelmente a empresa “A” não fica monitorando semanalmente as Revistas de Propriedade Industrial para saber se houve registro de marca semelhante a sua.
Contudo, nem tudo está perdido, porque, se este prazo já se esgotou, ainda há uma janela de 5 anos para que se ingresse com ação de nulidade, contados da data da concessão do registro, agora perante o Poder Judiciário.
Vamos supor que a empresa “A” tenha perdido o prazo de 5 anos (muito comum, na prática). O que pode acontecer?
Por mais antiga que for a empresa, perdido o prazo de 5 anos para declarar a nulidade da marca de terceiro, alternativa não resta a não ser conviver com a marca concorrente e, talvez, sofrer alguma ação para, inclusive, ter que alterar a marca ou mesmo, indenizar o terceiro.
Neste caso, ainda restam algumas defesas e estratégias a serem adotadas, mas todas precisam de um planejamento muito adequado a ser elaborado por profissionais que atuam na área da propriedade intelectual. Uma assessoria jurídica especializada é fundamental nesta área sob pena de perda do principal ativo de sua empresa: a marca.
Portanto, quanto custa não registrar a sua marca? Pode custar, absolutamente, além de muito dinheiro, a perda de toda a identidade que foi construída, desde o início, na relação com o consumidor (mind sharing e heart sharing) e concorrência.
*Adriano Nedel dos Santos é advogado especialista em Direito da Propriedade Intelectual da SNF Advogados
